SIP encerra proteção da marca registrada de toxina botulínica e preenchimentos Refinex

A alegação da autora baseou-se na declaração da autora sobre a não utilização da marca na Rússia por mais de três anos em relação a todos os produtos da classe 10 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (dispositivos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários). A Qmed BioTech pretendia introduzir no mercado russo produtos para cosmetologia médica, incluindo medicamentos de biorevitalização e preenchimentos dérmicos injetáveis, sob uma marca com o elemento Refinex. No entanto, foi impossível registrar a marca na Rússia, uma vez que o direito à designação do mesmo nome pertencia à KC Pharmaceuticals. A ré indicou que a autora não tinha interesse na extinção antecipada da proteção legal da marca contestada e que utiliza os meios de individualização contestados em relação à respectiva denominação.

De acordo com os autos, a marca sob registro internacional foi registrada em outubro de 2019 em relação a produtos da Classe 10 da Classificação de Nice, incluindo próteses mamárias, implantes cirúrgicos feitos de materiais artificiais, dispositivos e instrumentos médicos e cirúrgicos. De acordo com o Escritório Internacional, a redação era muito vaga de acordo com a Regra 13 (2) (b) das Disposições Gerais. A mudança de titularidade da marca para o réu foi registrada no registro internacional em julho de 2024, e já em setembro, a pedido do titular do direito, foram feitos esclarecimentos à lista de produtos. Na versão atualizada, a proteção legal se estende a próteses mamárias, implantes cirúrgicos feitos de materiais artificiais, em particular à base de ácido hialurônico ou suas formas modificadas, usados como preenchimentos de tecidos moles, dispositivos e instrumentos médicos, incluindo seringas pré-cheias com sódio e ácido hialurônico para procedimentos cosméticos. Além disso, de acordo com um extrato do registro internacional, em fevereiro de 2025, “dispositivos e instrumentos médicos, em particular seringas pré-cheias com sódio e ácido hialurônico para uso em cosmetologia” foram removidos da lista.

Em apoio ao seu interesse, a Qmed BioTech apresentou o registro do nome de domínio refinex.ru, a presença de uma marca registrada na UE, materiais de marketing, acordos com fabricantes e pedidos depositados na Rospatent. A empresa já tentou contestar a proteção da marca registrada. Em abril de 2021, a Qmed BioTech apresentou um pedido para produtos da classe 5 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (produtos para cuidados com a pele para uso em dermatologia e cirurgia estética) e serviços de promoção de produtos. Em novembro de 2023, a Rospatent recusou à empresa o registro estatal da referida designação como marca registrada devido à oposição da marca registrada disputada, que é idêntica à designação declarada, em relação aos produtos da classe 10 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços. A Qmed BioTech alterou o pedido, mas o regulador novamente apontou para a marca registrada disputada.

O autor explicou que "tomou medidas para produzir os medicamentos": apresentou uma carta da Vek Prom afirmando estar disposto a cooperar com o autor na questão da produção de medicamentos para biorevitalização e preenchimentos dérmicos injetáveis, de acordo com a receita desenvolvida, em conjunto com especialistas da Qmed BioTech Corp. No entanto, o processo só pôde ser iniciado após a obtenção do direito exclusivo da marca. Levando em consideração o exposto, o tribunal concluiu que o autor tinha a real intenção de realizar atividades para a venda de produtos.

Por sua vez, a KC Pharmaceuticals referiu-se ao uso da marca para "implantes cirúrgicos feitos de materiais artificiais (ácido hialurônico)" na classe 10 e apresentou um certificado de registro da Roszdravnadzor, uma declaração de mercadorias e uma guia de remessa. A data de registro da marca é setembro de 2023, com prazo de validade indeterminado. A marca foi emitida para o implante de ácido hialurônico Refinex para administração intradérmica, com oito modelos: Refinex Contour, Refinex Deep, Refinex Lips e outros.

No entanto, o tribunal considerou que o certificado de registro apenas permite a entrada em circulação, mas não comprova, por si só, o fato da entrada. Os documentos de embarque apresentados confirmam uma única remessa de pequeno volume no valor de 590 mil rublos, com um valor aduaneiro do lote de 931,5 mil rublos, e a entrega ocorreu durante o período em que o titular dos direitos autorais era outro proprietário. Assim, o contrato de licença para o uso da marca foi assinado em nome de uma empresa que não detinha os direitos sobre a marca no momento de sua celebração, enquanto o documento não estava registrado no registro internacional e não continha a assinatura e o selo do licenciado.

O tribunal também observou que, em setembro de 2024, a lista de produtos no registro internacional foi esclarecida e, em outubro do mesmo ano, seringas pré-cheias com ácido hialurônico foram excluídas da proteção para a Rússia. Segundo o tribunal, essas medidas foram de natureza formal, ajustando a documentação aos materiais apresentados no processo. Portanto, não indicaram o uso efetivo da marca no mercado no período de julho de 2021 a julho de 2024.